특허출원 후 거절이유통지를 받으면 특허 등록이 끝난 것처럼 느껴질 수 있습니다. 하지만 통지는 출원의 특허 등록 거절 사유를 확인하고 대응할 수 있는 단계입니다.

이 글에서는 통지서에서 먼저 확인할 내용부터 특허 의견서 제출과 특허 보정서 준비 순서, 이후 거절결정을 받았을 때의 대응 방향까지 살펴보겠습니다.

한눈에 보는 답

결론부터 말하면 특허 거절이유통지는 지정된 기간 안에 의견서와 필요한 보정서로 대응해야 합니다. 통지서의 거절 사유가 신규성이나 진보성 문제인지, 청구범위와 명세서의 기재 문제인지 나누어 검토하는 것이 출발점입니다(특허법 제63조).

  • 거절이유통지는 최종 거절결정과 다르므로 통지서의 이유와 대응 기간을 먼저 확인해야 합니다(특허법 제63조).
  • 특허 의견서 제출은 심사관의 판단에 대한 반박과 설명을, 특허 보정서는 청구범위나 명세서 등을 정리하는 역할을 합니다.
  • 대응 후에도 거절이유가 해소되지 않으면 거절결정이 될 수 있으며, 이후 재심사 청구나 거절결정불복심판을 검토할 수 있습니다.

지금 받은 것은 거절결정인가요 거절이유통지인가요?

거절이유통지는 심사관이 특허 등록을 어렵게 보는 이유를 알리고 대응 기회를 주는 절차입니다. 대응하지 않거나 거절이유가 해소되지 않으면 출원이 취하되는 것이 아니라 거절결정이 될 수 있습니다(특허법 제63조).

먼저 문서의 제목과 지정된 대응 기간을 확인해야 합니다. 기간 안에 특허 의견서 제출 또는 특허 보정서를 준비하지 않으면 심사관의 판단에 대응할 기회를 놓칠 가능성이 있습니다.

특허 등록 거절 사유는 선행기술과 비교한 신규성·진보성 문제일 수도 있고, 명세서나 청구범위의 기재와 관련된 문제일 수도 있습니다. 거절이유의 종류마다 반박 자료와 보정 방향이 달라질 수 있습니다.

  • 신규성 또는 진보성 관련 거절이유인지 확인
  • 명세서와 청구범위의 기재 문제인지 확인
  • 의견서와 보정서 중 어떤 대응이 필요한지 구분
  • 지정된 대응 기간과 제출 방식 확인

구분특허 의견서 제출특허 보정서주요 역할거절이유에 대한 설명과 반박청구범위와 명세서 등의 표현 정리검토 기준선행기술과 출원 발명의 차이 및 진보성출원 당시 명세서에 근거가 있는지와 보호 범위 변화주의할 점심사관이 지적한 쟁점에 직접 답해야 함새로운 내용을 임의로 추가하지 않고 핵심 권리를 지나치게 좁히지 않아야 함

특허 거절이유통지를 받으면 무엇부터 확인해야 하나요?

통지서에 적힌 거절이유와 인용된 선행기술, 그리고 해당 이유가 적용된 청구항을 먼저 대조해야 합니다. 출원 당시의 명세서와 청구범위를 함께 살펴야 대응 가능성을 판단할 수 있습니다.

선행기술이 특정 청구항의 모든 구성을 이미 보여주는지, 여러 기술을 결합해야만 유사성이 생기는지 구분할 필요가 있습니다. 이미 알려진 기술에서 쉽게 생각해낼 수 있다고 판단되면 진보성이 부정될 가능성이 있습니다(특허법 제29조).

청구범위는 특허권의 보호 범위를 정하는 핵심 부분입니다. 따라서 단순히 문장을 줄이는 것보다 발명의 핵심 구성이 무엇인지, 그 구성이 명세서에 뒷받침되는지 검토하는 과정이 중요합니다.

  • 거절이유가 적용된 청구항 번호 확인
  • 인용 선행기술과 출원 발명의 구성 비교
  • 명세서에 보정하려는 내용이 기재되어 있는지 확인
  • 보정으로 보호 범위가 지나치게 좁아지는지 검토

특허 의견서 제출과 특허 보정서는 어떤 순서로 준비하나요?

통지서의 각 거절이유를 쟁점별로 나눈 뒤, 의견서로 반박할 부분과 보정서로 정리할 부분을 구분해 준비하는 것이 일반적입니다. 대응 내용은 출원 명세서와 청구범위에 근거해야 하며 지정된 기간 안에 제출해야 합니다(특허법 제63조).

특허 의견서 제출에서는 심사관의 판단이 왜 출원 발명에 그대로 적용되기 어려운지 설명합니다. 선행기술과 출원 발명의 차이, 기술적 효과, 구성의 결합 관계 등을 청구항별로 정리할 수 있습니다.

특허 보정서는 청구범위나 명세서의 표현을 정리하는 수단입니다. 다만 출원 당시 명세서에 근거가 없는 새로운 내용을 추가하는 방식은 문제가 될 가능성이 있으므로 보정 가능 범위를 별도로 확인해야 합니다.

1단계. 거절이유 분류

통지서의 내용을 청구항별로 나누고 신규성, 진보성, 명세서 또는 청구범위 관련 쟁점을 구분합니다. 한 청구항에 여러 거절이유가 있다면 각각 대응 논리를 마련합니다.

2단계. 선행기술 대조

인용된 선행기술의 구성과 출원 발명의 구성을 표처럼 대조합니다. 차이가 실제 기술적 구성인지 단순한 표현 차이인지 확인해야 합니다.

3단계. 의견서 논리 작성

특허 의견서 제출 시에는 거절이유에 대한 반박 근거를 청구항별로 작성합니다. 심사관이 지적한 부분에 직접 답하지 않고 일반적인 발명의 장점만 설명하는 방식은 충분하지 않을 수 있습니다.

4단계. 보정 범위 검토

특허 보정서로 청구항을 정리할 때는 명세서에 기재된 내용과 보호 범위의 변화를 함께 살펴봅니다. 보정 후에도 사업상 필요한 발명의 핵심이 남아 있는지 확인합니다.

5단계. 제출 전 점검

의견서와 보정서의 청구항 번호, 용어, 도면 및 명세서의 표현이 서로 맞는지 확인합니다. 지정된 기간 안에 제출할 수 있도록 내부 검토 일정을 관리하는 것이 필요합니다.

거절이유통지에 대응할 때 피해야 할 실수는 무엇인가요?

거절이유를 읽지 않고 모든 청구항을 일괄적으로 삭제하거나, 근거 없이 새로운 구성을 추가하는 대응은 피해야 합니다. 대응 후 거절이유가 해소되지 않으면 거절결정으로 이어질 수 있으므로 보정의 효과와 권리 범위를 함께 검토해야 합니다.

사업에 중요한 기능을 보호하고 있는데 등록 가능성만 높이려다 청구범위를 지나치게 좁히면 실제 활용도가 떨어질 수 있습니다. 반대로 차별점이 불명확한 상태에서 설명만 반복하면 진보성 거절이유가 그대로 남을 가능성이 있습니다.

거절결정을 받은 뒤에는 재심사 청구나 거절결정불복심판으로 다투는 방법을 검토할 수 있습니다. 어느 절차가 적절한지는 거절결정의 이유와 기존 대응 내용, 남아 있는 청구항을 함께 살펴 판단할 필요가 있습니다.

  • 통지서와 무관한 장점만 장황하게 설명하지 않기
  • 명세서에 근거가 없는 내용을 새로 추가하지 않기
  • 사업상 필요한 핵심 구성을 무리하게 삭제하지 않기
  • 특허와 실용신안의 보호 대상을 혼동하지 않기

이런 상황이라면

이런 상황이라면: 제품의 자동 제어 기능을 보호하려고 특허 출원을 진행했는데, 선행기술을 근거로 진보성 관련 거절이유통지를 받았다고 가정해 보겠습니다. 출원인은 제품의 편리성만 설명하고 청구범위는 그대로 둔 채 특허 의견서 제출을 준비할 수 있습니다. 그러나 먼저 인용 선행기술과 자동 제어 구성의 차이, 그 구성이 명세서에 어떻게 기재되어 있는지 확인했어야 합니다. 필요하다면 그 근거 안에서 특허 보정서를 작성하고, 보정 후 사업상 필요한 보호 범위가 남는지도 검토할 필요가 있습니다.

대응 전 점검 항목

  • 통지서에서 거절이유가 적용된 청구항을 구분했는가
  • 인용 선행기술과 출원 발명의 구성을 청구항별로 비교했는가
  • 특허 의견서 제출로 반박할 부분과 특허 보정서로 정리할 부분을 나눴는가
  • 보정 내용이 출원 당시 명세서에 근거하는지 확인했는가
  • 지정된 기간 안에 제출할 수 있도록 검토와 서류 준비 일정을 잡았는가

자주 묻는 질문

Q. 특허 의견서 제출만 하고 보정서는 내지 않아도 되나요?

A. 가능성은 있지만 거절이유의 성격에 따라 달라집니다. 선행기술과의 차이를 설명하는 것만으로 충분할 수 있는 경우도 있으나, 청구범위의 표현이나 명세서 기재를 정리해야 한다면 특허 보정서를 함께 검토할 필요가 있습니다.

Q. 특허 등록 거절 사유가 진보성이면 출원을 포기해야 하나요?

A. 출원을 바로 포기해야 하는 것은 아닙니다. 인용 선행기술과의 차이, 발명의 구성 및 기술적 효과를 다시 검토하고 의견서나 보정서로 대응할 가능성이 있는지 판단해야 합니다(특허법 제29조).

Q. 거절결정이 된 뒤에도 특허 등록을 다툴 수 있나요?

A. 다툴 수 있는 절차가 남아 있을 가능성이 있습니다. 거절결정 뒤에는 재심사 청구나 거절결정불복심판을 검토할 수 있으며, 기존 거절이유와 제출한 대응 내용을 함께 분석해야 합니다.

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참고한 자료

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※ 상황에 따라 결과는 달라질 수 있으므로 참고용으로 활용해보시길 권장드립니다.